如何确定原始专利申请文件中未明确记载的信息？

原标题：如何“直接地、毫无疑义地”确定原始申请文件中未明确记载的信息

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

当我们阅读一份专利申请文件时，首先看到的是“原始申请文件明确记载的信息”，但专利法第三十三条的适用不能仅仅局限于该明确记载的文字信息，而是要立足于专利法第三十三条的立法本意，客观地去确定“原说明书和权利要求书记载的范围”究竟有多大。

除了文字明确记载的信息外，“记载的范围”还包括本领域技术人员可以“直接地、毫无疑义地”确定的内容。“毫无疑义地”是指本领域技术人员基于“直接地”判断步骤确定的技术信息，应当是准确的且唯一的，而不允许是模糊不清、模棱两可的信息。修改不能超出原始申请文件记载的范围，是“先申请原则”的要求，即申请日确定之后，就不再允许申请人将申请日之后的成果补充到申请中。

在实际的专利代理工作中，对于没有明确记载在原始申请文件中，但是根据说明书中全文 引用的文件 可以 唯一地 、 毫无疑义 地确定的技术内容，则应当属于本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定的技术信息。

在最近的一件案件代理过程中，笔者所在团队成功地通过上述说理，帮助申请人把没有明确记载在说明书中，但是能够“直接地、毫无疑义地确定”的信息，增加到权利要求书中。

在发明专利CN 103764633B的OA答复过程中，申请人在修改权利要求书时，增加了两条新权利要求，这两条权利要求中分别包括技术特征“ivacaftor”（依伐卡托，药品名称）和“lumacaftor”（鲁马卡托，药品名称），请求保护的技术方案是：一种药物组合物，其包含药学上有效量的根据权利要求1所述的化合物，或其药学上可接受的盐及药学上可接受的载体或赋形剂，其进一步包含“ivacaftor”或“lumacaftor”。

修改文件提交之后，审查员在下一次审查意见通知书中指出，增加“ivacaftor”和“lumacaftor”的修改超出原申请记载的范围，不符合专利法第33条的规定。经过核实，我们确认，这两个化合物确实没有在原始说明书中记载。然而，经过和客户的沟通，客户表示，希望在权利要求中保留这两个化合物，请我们提出争辩的建议。

面对这样一个难题，我们的代理人对申请文件进行了充分的研究。代理人发现，在申请文件说明书的具体实施方式部分有这样一段记载：“能够与本发明联合施用的CFTR活性调节化合物包括，但不限于在US 2009/0246137 A1、US 2009/0253736 A1、US 2010/0227888 A1、专利号7,645,789、US 2009/0246820 A1、US 2009/0221597 A1、US 2010/0184739 A1、US 2010/0130547 A1、US 2010/0168094 A1 和已公告的专利 US7,553,855；US 7,772,259 B2、US 7,405,233 B2、US 2009/0203752、US 7,499,570中所描述的化合物。”

代理人把所有引用的文献都逐一找到，认真阅读，终于发现了解决的思路。在这些文献中，专利申请US 7,553,855中唯一且具体地公开了包含N-[2,4-二(1,1-二甲基乙基)-5-羟苯基]-1,4-二氢-4-氧喹啉-3-甲酰胺（该化合物的通用名为ivacaftor）的具体的药物组合物，并记载了该化合物是CFTR调节剂。因此，我们认为，本领域技术人员可以直接并毫无疑义地从专利申请US 7,553,855中获知“ivacaftor”作为CFTR活性调节剂，可以与本发明中的化合物联合施用，这一技术特征并未超出原说明书所记载的范围，符合专利法第33条的规定。

而另外一个化合物的情况，就和“ivacaftor”有很大区别。经过仔细查找，并没有发现直接披露这一具体化合物的文献，因此，我们建议申请人只保留“ivacaftor”，申请人采纳了我们的建议，经过答复，该申请已经被授权。

可见，专利法第33条的规定，是指修改不能超出说明书和权利要求书记载的范围，其中，记载的范围并非只限于有文字明确记载的范围，还包括能从说明书中“直接地”、“毫无疑义地”确定的范围。“毫无疑义地”判断前提是基于申请人“直接地”表达的技术信息，而非脱离这样技术信息的字面含义的推导。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：金星玉  北京华进京联知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君